京都视点 | 科创板企业上市前如何有效防范知识产权风险

时间:2019-10-28 来源: 作者:王菲,刘清格 浏览: 打印 字号:T|T

湖人vs鹈鹕 www.hcryb.club   科创板是上海证券交易所新设立的版块,亦是我国首个试点注册制的场内交易股票市场,它的设立有非常重要的战略意义并具有独特的定位。从现行的审核要求和上市推荐指引等文件可以发现,科创板对企业的核心要求就是“科技创新”,并为此设置了更具有包容性的上市条件[1]。虽然上市条件更加符合科创企业的发展特点,但对企业科创能力的要求实则更加严格。


  对希望进入科创板的企业来说,以“科技创新”为核心并不等于拥有一些专利或掌握核心技术就能在科创板顺利上市,更为关键的是要重视和了解与知识产权相关的上市政策和规则、把握上市准备中的知识产权披露重点、知晓会影响上市的知识产权风险并在前期做好准备。本篇文章将对上述问题进行宏观的梳理,以求概括的展示拟在科创板上市的企业应关注的知识产权法律问题。对实务中的具体风险分析,我们将在后续系列文章中针对性解决。


  科创板企业的行业领域定位


  《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中指出,“科创板的定位是要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业?!闭庖欢ㄎ欢钥拼窗迤笠堤岢隽私细叩囊?,并非拥有专利或技术就满足科创板的上市要求。


  在行业领域方面,《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》(以下简称《上市推荐指引》)中要求保荐机构重点推荐下列六大领域中的科技创新企业:

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  上述领域的提出与国家战略和市场需要相吻合,但不代表不在六大领域中就无法进入科创板,满足科创板定位等条件的其他领域也可以进入。目前,从上交所科创板股票发行上市审核网站的公布情况来看[2],151家(包括终止和中止程序的)企业中,大部分属于“新一代信息技术领域”。同时,已获得注册的30家企业中较多为专用设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业。


  科创板的知识产权评估重点


  除对行业领域进行说明外,《上市推荐指引》特别要求保荐机构根据科技创新企业的运行特点评估企业科技创新能力,并明确要求对以下事项重点关注:

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  上述重点事项关注了技术支撑、技术研发、权利享有、市场转化、行业情况等从技术的诞生到市场转化的全流程,几乎覆盖了创新型企业发展的全部阶段,这其中大部分评估重点都要依赖“知识产权”进行衡量。


  以专利技术为例,如果某科创企业以专利技术为核心,为满足上述重点评估事项必须依据以下因素进行综合考察:包括但不限于专利的数量、分布和质量,专利权属和诉讼情况,专利权人的情况,现有技术和专利的可维持性、同族专利情况、标准必要专利情况、与本专利相关的技术秘密信息?;さ?。只有全面考察该专利技术的价值,投资者才能在此基础上综合判断企业的未来估值走势。


  科创板的《上市推荐指引》对技术和知识产权内容的要求不仅来源于该交易市场的定位需要,更是在其他交易市场中不断总结和发展而来。与创业板有关内容比较,在原《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第14条曾要求发行人应具有持续盈利能力,并强调不应存在“发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”;现行的《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》为了不对发行人的盈利能力做判断或保证,连同上述提及知识产权的内容将原第14条一并删除。虽然不对盈利能力做保证或判断,但资本市场不会任由在知识产权上存在问题的企业钻空子,随着交易数量的增加,证监会对披露信息的要求越来越严格规范,投资者更加明确必须充分了解企业的知识产权风险和运营情况。


  科创板在吸取其他交易市场经验的基础上,结合自身定位突出的这些评估重点不仅是对保荐机构的指引,也指引了科创企业如何以“科技创新”为核心,更有利于增强投资者对科创板的交易信心。


  科创板企业知识产权披露内容的考量要点


  从目前上交所公布的注册动态、信息披露和相关公告中可以发现,上市委员会的问询中大量涉及了信息披露中的知识产权问题,主要从以下几个角度切入进行考量。


  1.知识产权的权属问题


  在申报稿的招股说明书和法律意见书中,发行人会对企业拥有的知识产权进行披露并列明权属情况。分析问询内容可以发现,罗列知识产权权利归属和权利状态等信息并不足以完全反映企业知识产权情况,在涉及到如职务发明、共有专利等问题时需要更为深入的披露。


  以针对某公司问询的内容为例:“实际控制人林某获得的国家技术发明二等奖相关技术产权是否归公司所有,是否符合科创板相关要求,招股书相关信息披露是否符合要求;发行人与他人共同拥有相关技术是否为发行人核心技术,是否存在争议或纠纷;发行人大部分共有技术各方均有独自使用的权利,相关技术共有人是否可以独立将相关技术授权其他竞争对手使用,是否对发行人造成重大不利影响。[3]”


  上述问询公司中的实际控制人是以非专利技术进行的出资,且该实际控制人在该公司工作前曾在其他公司工作。由此便可能产生如其出资的技术是否可能与在先工作的职务发明有所重叠、出资在现在公司的技术权属问题、技术共有人的使用问题等。在上市前这些问题非常容易被忽略,其实隐藏着很大的风险。比如,如果该技术实际上是利用单位物质条件执行工作任务而完成的,那么很有可能导致出资技术权属不清晰,从根本上动摇科创板上市的机会。在回答问询中,该实际控制人不得不出具了一份说明——“其出资的非专利技术并非执行工作职务任务并利用其工作单位的物质技术条件所完成的职务发明创造成果;其转让给发行人的该非专利技术权属清晰;否则,所产生的相关责任均由其承担,由此给发行人造成的任何损失均由其及时足额赔偿。[4]”所以,涉及到职务发明、共有权利等权属问题必须首先引起重视。


  2.知识产权的取得方式及对应风险


  持有知识产权并不代表企业具有绝对竞争力和持续研发创新能力。即使权属归属于发行人,上市委员会还会考察权利取得方式以综合确认企业的科技创新能力和未来风险。实践中企业出于现实情况可能不会采取一般的市场规则交易知识产权,尤其在涉及专利权、技术秘密时,更应当注意可能的风险和问题。


  以专利权为例,企业专利权的取得方式包括原始取得、继受取得,在未取得所有权的情况下,还有可能依据授权许可协议获得使用权。上述三种情况实务中对应着不同的风险和注意事项。


  首先,原始取得获得专利,即企业自己发明并申请专利,代表企业具备一定的科技创新能力,未来在权属上发生争议的概率相对低。此时考察点会侧重在其他方面,如专利技术先进性、企业研发能力、竞争力等内容以确保专利的可维持性和专利产品的市场占有率。


  其次,通过转让等继受方式获得专利,上市委员会更倾向于重点考察专利有效期、专利稳定性、转让是否完全以及实施专利相关的技术秘密等内容。例如,在询问申联生物医药(上海)股份有限公司时,该公司与其股东曾有专利纠纷,后有签署相应的转让协议,且该公司受让的专利即将到期。上市委员会针对此情况特别询问“是否存在其他相关技术及技术费或其他任何形式的利益安排[5]”。在补充法律意见书中,公司详细补充披露了双方专利技术的历史背景、技术情况、合同内容,并说明公司“已拥有独立、完整的某疫苗的知识产权”,并且“公司针对《关于不予核准申联生物医药(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市申请的决定》采取了整改措施,为了从根本上杜绝任何潜在纠纷发生的可能性,经协商,其股东将其在中国境内取得的相关的五项专利/专利使用范围无偿转让给发行人。[6]”


  另外,获得专利授权许可使用应当确认是否为独占许可使用以及是否有转授权的权利。例如,广东嘉元科技股份有限公司在招股说明书披露其先后与南开大学、厦门大学、华南理工大学、嘉应学院等科研院校建立了稳定的产学研合作关系,上市委员会在技术和知识产权方面特别问询“是否存在受让、使用权属于院校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况。[7]”此外,实践中还存在大量的专利交叉许可,此时还要考虑相对方的技术水平等一系列问题。


  如前述,持有专利权只是开始,上市委员会不仅会关注在获得专利受让时应当考虑到的程序和实体问题,更多会从公司核心竞争力和市场的角度综合提出问询。


  3.知识产权纠纷问题


  知识产权纠纷通?;嵋⑺咚?,影响较大的诉讼种类包括:专利或商标的无效诉讼、知识产权侵权诉讼、技术许可引发的诉讼等。对高新技术企业来说,通过专利侵权、无效等诉讼程序来占领市场、维护权利、互相竞争非常普遍。但上市过程中出现如核心专利的无效诉讼却会对企业上市进程发生重大影响甚至导致中止。所以,企业应在上市前以付费、购买、和解等方式,积极排除可能的非诉或诉讼纠纷。


  例如某公司在上市前曾与松下电器就系列专利的侵权、无效展开长达数年的诉讼。上市前的4年期间内双方互相提起专利无效、专利侵权之诉,在各方均拥有且无效掉对方部分专利后,某公司与松下电器达成和解,均撤回了提出对方专利无效的申请,以保障上市[8]。


  如果在上市前已经预见到了可能遭遇到无法短期解决的知识产权纠纷,应当提前充分披露并阐明不利的后果,最大程度降低影响。例如,某公司因受到专利侵权之诉导致中止上市[9],该公司曾披露的主要竞争对手即为该专利侵权诉讼的原告。其实控人作出“本人将承担判决结果确定的赔偿金或诉讼费用,及因诉讼案件导致的公司生产、经营损失,以保证不因上述可能存在的赔偿致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失”的承诺。并且做了风险提示,“若公司在上述诉讼中败诉,可能导致公司涉诉的两款产品未来无法继续销售,进而影响公司的经营业绩?!辈⑷衔退愎景芩咝枰Ц杜獬ソ?,但赔偿金额占公司净资产比例较低,对公司的财务状况无重大影响。目前该公司得以继续科创板的上市进程。


  4.核心技术竞争力以及权利可维持性问题


  上文提到的涉诉风险问题其实也是权利的可维持性问题??拼雌笠当匦攵孕幸的诤凸谕庀钟屑际跚榭鲇星逦牧私?,并且要明确以专利?;ず妥ㄓ屑际醣;さ那?。这不仅是为了应对无效诉讼,也是企业维护自身竞争力的重要保障。


  在问询过程中,通?;嵘婕暗阶ɡ晌中杂胧褂们榭?,以及专利和主营业务之间的关系、核心技术营收转化率等问题。简而言之企业既要有高水平的科技成果,又要确保核心科技成果具有强大竞争力,并具有相对长时间的可维持性。以上几点一般同时通过研发团队构成、核心技术人员稳定性、科研背景技术周期等多方面综合考量。


  企业准备科创板上市应当做好的知识产权内容准备


  仅凭借注册一定数量的专利或商标、掌握相应的专有技术并不足以应对可能到来的风险,所以计划在科创板上市的企业必须提前做好知识产权内容的系统准备。从现有申请的企业情况来看,企业面对的主要问题有:准备期间涉及专利纠纷例如遭受专利无效申请、接受问询后需要与相对方补充达成专利转让协议、域外专利的使用和风险情况补充说明、核心技术人员的竞业禁止、共有技术的使用等。这其中的很多问题需要较长时间的应对和准备,有些问题更是需要企业在创办之初就应当考虑到,尤其是专利布局、专利可维持性、防范恶意无效诉讼、核心研发人员的发明归属及离职和技术等问题非常复杂,此处仅提供一些大体思路。


  1.重视多法域的知识产权布局


  知识产权布局是一个非常大的课题,实践中亦有非常多的难点问题,这里仅以专利为例,简单介绍以引起重视。首先,企业应当充分认识自己的核心竞争力并梳理出企业内部的创新技术和行业发展情况,厘清哪些作为商业秘密?;?、哪些通过申请专利获得?;?。


  其次,对内部未申请的技术方案或已获得的专利进行分级?;?。既在申请上划定优先级以保证每个技术方案最优的申请时间,又要对已获得的专利进行分级?;?,对基础性、竞争对手无法绕开的专利给予优先?;?。


  另外,对核心技术应当设置路障式专利,掌握基础或关键性技术。出于业务考虑为防止他人进入市场,考虑对改劣发明、实现技术目标的其他技术方案申请专利,形成地毯式布局以阻止竞争者进入,确保企业的竞争优势地位。此外,针对核心专利,还应当考虑使用该技术方案时的必要匹配技术,防止竞争者针对我方在核心专利的外围申请专利。


  地域方面,根据业务拓展计划,在国内申请专利的同时应针对可能涉及的法域做知识产权安排,避免上市后产品出口受阻。


  2.完善并践行知识产权管理制度


  对科创企业来说,知识产权的管理尤为重要。企业需要的不仅是拥有知识产权,更重要的是一套系统完善的知识产权管理制度。部分企业可以通过贯标的方式依据《企业知识产权管理规范》建立起管理体系再逐步改进。


  比如商标管理方面,企业需要商标注册、商标维护、监测近似商标、监测商标侵权等内容。专利与技术方面,除前文提到的专利布局外,如何挖掘核心专利、了解现有技术发展、专利侵权和无效的应对和提起、专利的转让和授权、新项目的专利预警分析、专利交叉许可等内容均需要专门人员进行管理。否则即使拥有一定数量的专利、技术,也可能因权利状态、归属、有效性等问题,在上市过程中暴露出无法控制的重大问题造成上市受阻。


  3.核心技术人员和研发团队安排


  核心技术人员和研发团队是公司核心竞争力的基础,也是反映公司科创水平的重要指标?!渡虾Vと灰姿拼窗骞善鄙鲜泄嬖颉?.2.2条也规定“上市公司应当对业绩波动、行业风险、公司治理等相关事项进行针对性信息披露,并持续披露科研水平、科研人员、科研资金投入、募集资金重点投向领域等重大信息?!倍云笠道此?,组建研发团队之初就应当同研发人员明确约定成果归属、签订保密协定、竞业禁止协议,确保技术人员独立性和可靠性。另外,针对研发人员的股权激励计划应当完备,既要起到鼓励研发的作用又不得损害投资者的利益。


  4.多种方式处理诉讼纠纷


  科创企业以“技术”为核心的特质直接决定了无法回避纷繁复杂的专利、商标、商业秘密等非诉或诉讼纠纷。希望在科创板上市的企业需要综合运用多种方式以争取与竞争者达到双赢的局面。


  例如,应对专利无效时,企业既可以选择在行政阶段科学答辩以追求专利权维持,也可以通过达成和解的方式让对方撤销无效申请;在被指控为专利侵权时,则可以综合比较获得专利授权、购买对方专利、和提起无效或赔偿侵权损失的利弊,确定有效方案;权利人也可以及时提起侵权之诉,并结合运用行政手段制止竞争者抢占市??;面对新产品投放时的技术纠纷,则可以通过专利交叉许可、设专利池等方式避免与竞争者之间发起大规模的无效和侵权之诉。无论采取哪种方式应对纠纷,均应当以满足企业上市要求、保障上市后的市场表现为出发点。


  科创板的设立助力众多“科创型”企业获得上市交易的机会,也引发了投资者对上市企业知识产权问题的更多重视。随着申请企业的增加,要求也会更为完善严格。通过梳理前述内容,我们希望帮助企业知晓应当重视的知识产权事项范围、应当前置解决的知识产权风险点、以及知识产权内容披露和回应问询时的侧重要点。无论实操技巧如何,只有规范知识产权管理,充分?;ず痛俳笠荡葱乱约俺晒芰?,才有可能在科创板平台一路繁花相送。


  引用及注释


  [1] 例如,考虑到科创企业初期的盈利特点,设置了五套上市标准,以满足不同的发展阶段和财务特征;考虑到科创企业融资后易被稀释股权,特别规定了差异化表决权制度,并规定不同的上市标准;允许红筹企业上市,对已在境外上市的企业可采用发行存托凭证的方式在科创板上市等。


  [2] 数据截止至发稿时间。


  [3] 见科创板上市委2019年第17次审议会议结果公告。


  [4] 见北京热景生物技术股份有限公司披露文件:8-3 律师补充法律意见书。


  [5] 见科创板上市委2019年第18次审议会议结果公告。


  [6] 详见:申联生物医药(上海)股份有限公司披露文件:8-3-1 补充法律意见书(八)(2019年半年报财务数据更新版)


  [7] 详见:广东嘉元科技股份有限公司披露文件:8-3 律师补充法律意见书(一)


  [8] 详见:福建赛特新材料股份有限公司披露文件:法律意见书


  [9] 见科创板上市委2019年第16次审议会议结果公告。